拿到专利授权，就能在美国起诉吗？美国专利被许可人的诉权层级与法院审查标准

本文要点

• 被许可人在美国提起专利侵权诉讼，须满足两项要求：享有至少一项排他性权利（宪法诉权），以及取得专利的全部实质性权利（专利法第281条的“专利权人”资格）。前者欠缺无法补救，后者欠缺可通过追加专利权人补救。
• 判断是否取得全部实质性权利，法院最看重独占的实施权与专利权人保留的起诉权。保留的起诉权若可被被许可人以免费再许可架空，则不妨碍被许可人单独起诉。
• 诉讼地位以起诉之日为准。起诉后签订或倒签的协议，不能补足起诉时欠缺的权利。

引子：一份独家许可造成的困扰

本所近期代理的一起案件中，一家跨境电商企业在某电商平台销售一款受美国外观设计专利保护的产品。专利登记在发明人个人名下，客户经由供货商取得的，是一份仅限该平台的独家许可。这类安排在跨境电商领域十分普遍：卖家大多并不直接持有专利，专利或登记在经营者个人、亲属或关联公司名下。当平台上陆续出现多家仿冒店铺，投诉屡屡无果，客户希望以自己的名义在美国法院起诉时，障碍来自这份许可：独家范围限定于单一平台，权利经供货商转授。以美国法的标准衡量，客户能否起诉、能否单独起诉，都存在疑问。

而许可协议的瑕疵造成的后果是致命的，甚至到胜诉之后亦是如此。Cirba案即是一例。2020年1月，美国特拉华州联邦地区法院的陪审团认定VMware故意侵犯两件专利，判赔逾2.36亿美元。原告之一Cirba Inc.是发明人所在的运营公司，原为专利权人，出于税务考虑将专利转让给全资子公司Cirba IP，再由后者回授一份许可。VMware在审前即对Cirba Inc.的诉权提出质疑，Cirba Inc.请求留待审后处理，法院予以同意。审后，法院发现这份“独占、可转让、全球范围”的许可授予的只是“使用”权，协议还明确包括专利权在内的全部权益归Cirba IP所有，遂认定Cirba Inc.是不享有排他权的“裸被许可人”，将其驳出诉讼，并准许以Cirba IP为唯一原告重新审理。2021年9月，联邦巡回上诉法院驳回Cirba Inc.的训令（mandamus）申请，同意许可协议未授予任何排他权的认定，并指出即便Cirba IP作为共同原告，Cirba Inc.也不具备原告资格。

一份许可协议，就这样让一场胜诉推倒重来。那么，许可协议写到什么程度，被许可人才能在美国法院单独起诉？做不到时，又应如何安排？本文从美国法院的判断框架入手，结合判例逐一讨论。

一、两道门槛：宪法诉权与第281条

美国专利法第281条规定，“专利权人”（patentee）可就侵权提起民事诉讼；第100条(d)项将“专利权人”扩展至权利继受人。条文并未提及被许可人。被许可人能否起诉，取决于两项要求。

第一是宪法第三条下的诉权。联邦巡回上诉法院的一贯立场是，专利侵权案件的原告须至少享有一项“排他性权利”（exclusionary right），即排除他人实施专利的权利。不享有任何排他性权利的当事人，不因他人实施专利而受到法律上可认定的损害。该缺陷在起诉时即存在的，无法事后补救。

第二是第281条下的“专利权人”资格。被许可人取得专利的“全部实质性权利”（all substantial rights）时，许可在实质上等同于转让，被许可人可以自己名义单独起诉。

两项要求的法律后果不同。Lone Star v. Nanya（2019）明确，是否享有全部实质性权利不涉及诉权或事物管辖，欠缺时的补救方式是追加专利权人；地区法院在驳回起诉前，须先依《联邦民事诉讼规则》第19条审查专利权人能否被追加，不能追加的，再判断诉讼能否继续进行。Intellectual Tech v. Zebra（2024）重申：宪法诉权欠缺不可补救，而第281条的要求“不涉及管辖，其缺陷可以通过追加当事人补救”。

二、被许可人诉权的四个层级

Morrow v. Microsoft（2007）将专利侵权原告分为三类：可单独起诉者、须与专利权人共同起诉者、不能参加诉讼者。为便于实务判断，下表将第一类中的专利权人与取得全部实质性权利的被许可人分列，形成四个层级。

第三层被许可人须借助专利权人的名义行使权利。最高法院在Independent Wireless v. RCA（1926）中指出，授予独占许可的专利权人负有允许被许可人以其名义起诉的义务：专利权人在法院管辖范围内而拒绝或不能参加诉讼的，被许可人可将其列为被告；专利权人在管辖范围之外的，被许可人须先请求其自愿参加，遭拒且别无救济途径时，方可将其列为共同原告。专利权人身处境外、配合意愿有限时，这一程序本身即构成实际负担。

第三层与第四层的分界在于有无排他权。Rite-Hite v. Kelley（1995，全庭）认定，仅取得在特定地区销售的许可、未取得排除他人权利的当事人，即便是专利权人唯一的被许可人，也不分享专利财产权，不能作为共同原告参加专利权人的诉讼。Morrow亦指出，此类缺陷不能通过追加专利权人补救。

三、法院如何审查许可协议

（一）排他权：看实质，不看名称

“exclusive”字样并不当然产生排他权。Textile Productions v. Mead（1998）指出，用语不具决定性，关键在于专利权人是否明示或默示承诺不再向他人授予许可；专利权人仍可自由许可他人的，被许可人不是独占被许可人。Cirba案中，“独占”修饰的只是使用权，协议又明确全部专利权益归属关联公司，法院据此认定不存在排他权。

美国法上的“exclusive license”与中国法上的“独占许可”亦不能等同。在中国司法实践中，独占许可的被许可人通常可以单独起诉；在美国，“exclusive”的核心是专利权人不再许可他人的承诺，专利权人保留自用权并不必然影响许可的独占性质，而即便取得独占许可，能否单独起诉仍须通过全部实质性权利的审查。

排他权还须对照具体被告判断。WiAV v. Motorola（2010）认为，被诉侵权人已就被诉行为取得在先许可，或能够从其他有权授予许可的主体取得许可的，独占被许可人对其不享有排他权；但第三方保留一定许可权，并不当然否定许可的独占性。专利权人此前对外授予的许可，因此直接影响被许可人能够对谁起诉。

（二）全部实质性权利：起诉权居于核心

Alfred E. Mann Foundation v. Cochlear（2010）列举了法院审查的主要因素，并说明该清单并非穷尽：独占的制造、使用、销售权；被许可人的再许可权；违约后权利回归的约定；许可方分享诉讼所得的权利；许可期限；许可方监督、控制被许可人的能力；专利维持费的承担；对被许可人转让权益的限制。

各因素的分量并不相同。Mann指出，许可方保留的针对被诉侵权人的起诉权，其性质和范围是判断独占许可是否转移了足以使被许可人成为专利所有人的权利的最重要因素。University of South Florida Research Foundation v. Fujifilm（2021）将独占的制造、使用、销售权与许可方保留的起诉权并列为“最重要的考量”。Lone Star则指出，法院通常聚焦执行与处分两项关键权利。

起诉权的归属往往决定结果。Vaupel v. Meccanica（1991）中，许可方保留了再许可否决权、获取外国专利的权利、在被许可人破产或停产时的权利回归以及获得侵权赔偿的权利，但起诉权仅附通知义务即交由被许可人。法院认为起诉权的转移“特别具有决定性”，认定被许可人取得了全部实质性权利。Luminara v. Liown（2016）中，许可方保留了其本身及关联方的实施权、名义所有权、维持费负担、在诉讼与许可中的经济利益以及对相关活动的知情权，但被许可人享有“唯一且独占”的起诉权，法院同样认定无需追加许可方。

反之，许可方保留真实起诉权的，被许可人通常不能单独起诉。Mann中，被许可人享有优先起诉权，但其放弃起诉时，许可方可自行起诉并控制诉讼。Ridge v. Kirk National Lease（2024，非先例性）中，许可协议约定双方均可起诉，被许可人提起诉讼乃至发出侵权警告前，须先让专利权人选择是否由其起诉；被许可人对诉讼策略与和解的“最终控制权”，仅适用于由其提起或双方共同提起的诉讼。上诉法院认定被许可人未取得全部实质性权利，不是第281条下的“专利权人”。

处分权同样关键。Lone Star中，被许可人只能起诉协议列明的主体，新增对象须经许可方同意；被许可人起诉名单外的主体时，许可方可向其再许可，使诉讼落空；被许可人转让专利亦须经许可方同意。法院认定被许可人未取得全部实质性权利。

其他因素在个案中也可能起决定作用。Aspex v. Miracle Optics（2006）中，独占许可将于专利到期前届满，法院称期限条款是该案的“决定性因素”（dominant factor），认定许可方仍为专利所有人。Alps South v. Ohio Willow Wood（2015）中，许可限于假肢产品领域，法院认为该领域限制对被许可人起诉资格的主张是“致命的”（fatal）。

（三）保留的起诉权是否“虚设”

许可方名义上保留起诉权，并不必然否定被许可人的全部实质性权利，关键在于该权利能否被被许可人单方架空。Speedplay v. Bebop（2000）中，许可方在被许可人不起诉时可自行起诉，但被许可人可向被诉侵权人授予免许可费的再许可，使该权利失去意义。法院认为该权利“虚设”（illusory），并结合其他条款认定被许可人可以单独起诉。Mann中，被许可人的再许可须向许可方转付许可费，许可方的起诉权因而是真实的。

A.L.M. Holding v. Zydex（2026）将这一标准表述为：被许可人无需专利权人同意，即可向被诉侵权人授予免费再许可、从而单方消灭专利权人起诉权的，该起诉权即属虚设。该案中，专利权人与被许可人共同决定是否起诉，一方放弃时另一方可单独起诉；再许可须经专利权人事先审查批准（不得无理拒绝），再被许可人的销售亦须向专利权人计付许可费。法院据此认定专利权人保留的起诉权并非虚设，专利权人具有宪法诉权。

A.L.M.裁决的是专利权人的宪法诉权，并未审查被许可人是否取得全部实质性权利。但就许可安排而言，其启示是一致的：专利权人保留的起诉权越真实，被许可人单独起诉的空间越小。

（四）补救的边界：追加当事人、追溯协议与历史侵权

追加专利权人是第三层缺陷的补救途径，但补救本身有成本。Ridge案中，上诉法院一并撤销了初步禁令和拒绝追加专利权人的裁定；被许可人随后追加专利权人为共同原告，于2024年11月重新取得禁令。2026年，上诉法院又以不侵权存在实质疑问、不可弥补损害证据不足等实体理由撤销了第二份禁令。对依赖初步禁令的权利人而言，诉讼地位上的瑕疵意味着时间与程序成本。

以追溯性协议弥补起诉时的缺陷，法院不予接受。Alps South中，被许可人在起诉约十六个月后与许可方签订修订协议，约定追溯至原许可日期生效；法院指出，追溯性的转让不足以赋予追溯性的诉权，并撤销了包括故意侵权认定在内的原判决。Lone Star之后，Ridge（2024）仍指出，追溯（nunc pro tunc）协议不能确立第281条下的“专利权人”地位，应以追加专利权人补救。Schwendimann v. Arkwright（2020）属于例外：转让在起诉前已经完成，仅记载转让的书面文件有误，法院依州法予以更正。该判决为二比一，Cirba案中上诉法院称之为“狭窄的”裁判。

历史侵权须另行处理。Arachnid v. Merit Industries（1991）指出，就转让前侵权行为请求赔偿的权利须明示转让，不能从专利转让本身推定。拟追究签约前侵权的被许可人，应在协议中作出明确约定。

四、实务建议

1. 对照层级定位。审查许可协议中的排他权、起诉权、再许可与转让、期限和范围条款，判断自身所处层级；结论不确定时，按较低层级规划诉讼。
2. 拟单独起诉的，协议应重点处理以下事项：独占的实施权及专利权人不再许可他人的承诺；起诉与和解的完整控制，且专利权人不保留可独立行使的起诉权；再许可与转让不受实质性限制；期限覆盖专利剩余期限；明示转让签约前侵权的请求权。上述安排有助于、但不能保证取得全部实质性权利，法院仍将审查交易整体。
3. 无法取得全部实质性权利的，应约定专利权人的参诉与配合义务，包括作为共同原告参加诉讼、出具权利链文件及费用分担，不宜仅依赖Independent Wireless所认可的默示义务及其程序。
4. 审慎对待限定平台、渠道或期限的独家安排。此类安排目前尚无直接判例，但其性质接近Alps South中的领域限制或Aspex中的期限限制，存在不被认定为取得全部实质性权利的明显风险，宜按与专利权人共同起诉规划。
5. 理顺关联主体之间的权利。专利由经营者主体或关联主体持有的，建议将专利转让给拟起诉主体，或签订经得起审查的独占许可。Cirba案表明，集团内部的许可安排同样会受到严格审查。
6. 起诉前完成权利安排。核实专利权人此前对外授予的许可（包括口头许可），并取得其书面确认；不宜寄望于起诉后签订或倒签的协议。

结语

诉讼地位问题与侵权是否成立无关，却常在初步禁令、审判结束或上诉等关键阶段被提出，并可能使已经取得的胜诉结果归于无效。被许可人在签订许可协议时，建议明确将来由谁作为原告、以何种方式起诉。

参考案例

1. Independent Wireless Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 269 U.S. 459 (1926)
2. Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., 944 F.2d 870 (Fed. Cir. 1991)
3. Arachnid, Inc. v. Merit Industries, Inc., 939 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1991)
4. Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) (en banc)
5. Textile Productions, Inc. v. Mead Corp., 134 F.3d 1481 (Fed. Cir. 1998)
6. Speedplay, Inc. v. Bebop, Inc., 211 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2000)
7. Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc., 434 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2006)
8. Morrow v. Microsoft Corp., 499 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2007)
9. Alfred E. Mann Foundation for Scientific Research v. Cochlear Corp., 604 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2010)
10. WiAV Solutions LLC v. Motorola, Inc., 631 F.3d 1257 (Fed. Cir. 2010)
11. Alps South, LLC v. Ohio Willow Wood Co., 787 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2015)
12. Luminara Worldwide, LLC v. Liown Electronics Co., 814 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2016)
13. Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Technology Corp., 925 F.3d 1225 (Fed. Cir. 2019)
14. Schwendimann v. Arkwright Advanced Coating, Inc., 959 F.3d 1065 (Fed. Cir. 2020)
15. In re Cirba Inc., No. 2021-154 (Fed. Cir. Sept. 22, 2021) (nonprecedential)
16. University of South Florida Research Foundation, Inc. v. Fujifilm Medical Systems U.S.A., Inc., 19 F.4th 1315 (Fed. Cir. 2021)
17. Intellectual Tech LLC v. Zebra Technologies Corp., 101 F.4th 807 (Fed. Cir. 2024)
18. Ridge Corp. v. Kirk National Lease Co., No. 2024-1138 (Fed. Cir. Aug. 1, 2024) (nonprecedential)
19. Ridge Corp. v. Kirk NationaLease Co., No. 2025-1254 (Fed. Cir. July 13, 2026)
20. A.L.M. Holding Co. v. Zydex Industries Private Ltd., No. 2025-1317 (Fed. Cir. May 19, 2026)